Propiedad intelectual

Registro y vigilancia de marcas, dibujos y modelos

Una solicitud de marca depende de tres elecciones. Son exactamente las tres que se pagan, más tarde, ante el juez o ante el INPI — la oficina francesa de la propiedad industrial.

El signo. El registro denominativo protege la palabra sea cual sea su grafía. El registro figurativo protege un logotipo tal como se ha depositado — y no el nombre que contiene. Una renovación de la identidad visual tres años después deja el primero intacto y vacía al segundo de parte de su alcance.

Las clases y la lista de productos. La marca solo vale para los productos y servicios designados: es el principio de especialidad. Una lista demasiado estrecha deja que un competidor se instale al lado sin deberle nada. Una lista demasiado amplia expone la marca a la caducidad por falta de uso efectivo al cabo de cinco años (art. L. 714-5 CPI) — el primer argumento que planteará aquel a quien usted ataque.

El territorio. Marca francesa ante el INPI, marca de la Unión Europea ante la EUIPO conforme al Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, y extensión internacional por el sistema de Madrid. La marca de la Unión tiene carácter unitario: produce los mismos efectos en toda la Unión o en ningún Estado — una anterioridad opuesta en un solo país puede tumbar la solicitud entera.

El título obtenido no se defiende solo. El INPI no opone de oficio las marcas anteriores: corresponde al titular vigilar las solicitudes publicadas y reaccionar dentro del plazo. Sin vigilancia, la marca molesta se registra, y luego habrá que atacarla por nulidad — más largo, más caro y en un terreno menos favorable. El registro produce sus efectos durante diez años, indefinidamente renovables.

Derechos de autor y protección de las creaciones

Sitio web, fotografías, textos, planos, programas informáticos y catálogos están protegidos desde su creación, sin registro, si son originales. Dos puntos concentran lo esencial de los expedientes.

Primero, la titularidad. El proveedor que concibió su identidad visual o su sitio web sigue siendo titular mientras los derechos no le hayan sido cedidos a usted mediante un documento escrito conforme al artículo L. 131-3 CPI: cada derecho cedido se menciona en él por separado, con su ámbito de explotación, su duración y su territorio. Una factura pagada no equivale a una cesión. Es el asunto de las licencias y cesiones de derechos que redactamos.

Después, la prueba de la fecha: sobre e-Soleau del INPI, depósito ante un tercero, constat de commissaire de justice —el acta de comprobación del agente judicial francés—. Nada de ello es obligatorio, y todo se vuelve decisivo el día en que se discute la anterioridad.

Para un programa informático o una base de datos, la protección se combina con las obligaciones que pesan sobre los datos tratados — un asunto que abordamos desde el lado del cumplimiento y de los contratos digitales.

Protección del saber hacer y de los secretos empresariales

Una fórmula, un procedimiento o una lista de proveedores no se registran. Se acogen al secreto empresarial, protegido desde la loi n.º 2018-670, de 30 de julio de 2018, que transpone la Directiva (UE) 2016/943 (arts. L. 151-1 y ss. del code de commerce). Tres condiciones acumulativas: la información no es generalmente conocida, obtiene de ese hecho un valor comercial y es objeto de medidas de protección razonables.

Es la tercera la que falta casi siempre: sin acuerdo de confidencialidad firmado, sin restricción de acceso documentada, sin cláusula en los contratos de prestación, la protección no existe en el momento preciso en que se necesita. Se construye antes — es nuestra manera de anticipar en lugar de reparar.

La contrefaçon — la infracción de un título en derecho francés — es el ataque dirigido contra un título: reproducción o imitación de una marca registrada, de un dibujo o modelo, de una patente, o explotación no autorizada de una obra. Se persigue por la vía civil, para hacer cesar el ataque y reparar el perjuicio; constituye además un delito penal, lo que abre la vía de la denuncia y de la acción aduanera.

La reparación no sigue el derecho común: el juez toma en consideración, por separado, las consecuencias económicas negativas que usted ha sufrido, su perjuicio moral y los beneficios obtenidos por el infractor — o concede, a petición suya, una suma a tanto alzado superior a los cánones que se habrían debido si se hubiera solicitado la autorización.

Saisie-contrefaçon y medidas de urgencia

La saisie-contrefaçon es la herramienta probatoria propia de esta materia en Francia, y no tiene equivalente: mediante auto dictado a instancia de parte, un commissaire de justice acude al domicilio del presunto infractor para describir o incautar los productos, los documentos contables y los ficheros.

Dos reglas mandan sobre el calendario. Se obtiene sin que se advierta al adversario — de ahí la importancia de no enviar un requerimiento demasiado pronto. Y queda caduca si la acción de fondo no se ejercita dentro del plazo reglamentario que la sigue: veinte días hábiles o treinta y un días naturales, el más largo de los dos. Así que no se practica una saisie antes de haber decidido el pleito.

El référé, por su parte, permite obtener la prohibición provisional, la retirada de productos o el bloqueo de una oferta en línea; la retención aduanera inmoviliza una mercancía a la entrada del territorio, previa solicitud de intervención.

Oposición y acción de nulidad ante el INPI

No todo pasa por un tribunal. Dos vías administrativas, más rápidas y menos costosas, se desarrollan ante el INPI:

• La oposición, en el plazo de dos meses desde la publicación de una solicitud de registro, para impedir que una marca molesta llegue a registrarse;
• Las acciones de nulidad y de caducidad, disponibles ante el INPI desde la loi PACTE n.º 2019-486, de 22 de mayo de 2019, sin límite de plazo para la caducidad de una marca no explotada.

Es ahí donde se mide la calidad de la solicitud inicial: una lista de productos mal construida se vuelve contra su titular, sea demandante o demandado.

Contrefaçon o parasitismo: la frontera

Esta cuestión lo decide todo, porque decide el fundamento.

• Hay un título en juego — marca, dibujo o modelo, patente, derecho de autor: es una contrefaçon, con sus herramientas propias (saisie-contrefaçon, retención aduanera, modo de cálculo del perjuicio).
• No hay ningún título en juego — se copia su presentación comercial, su método, su notoriedad: la falta corresponde a la responsabilidad civil de derecho común (art. 1240 del code civil). Es el terreno del parasitismo, que tratamos cuando la copia no recae sobre ningún título registrado.

Las dos acciones se acumulan en un mismo expediente, con una condición que la jurisprudencia mantiene con firmeza: la pretensión fundada en la competencia desleal debe descansar sobre hechos distintos de los invocados por la contrefaçon. Sumar dos veces los mismos hechos no duplica la indemnización — hace caer la segunda pretensión.

Aplicamos aquí el método que aplicamos a todos nuestros expedientes, con una particularidad: en esta materia, el asesoramiento y el litigio los lleva la misma persona.

1. Calificación. Una primera conversación, en el despacho o por videoconferencia, para identificar qué es protegible o está protegido, bajo qué título, y si existe realmente un fundamento.
2. Búsqueda y auditoría de sus títulos. Anterioridades antes de todo registro; inventario de los títulos existentes, de las renovaciones debidas y de las cesiones de derechos que faltan.
3. Registro o acción. Redacción de la lista de productos y presentación ante la oficina competente; o, en defensa, elección motivada entre requerimiento, oposición, saisie-contrefaçon, référé y acción de fondo, con el calendario y el presupuesto de cada opción, por escrito.
4. Seguimiento en el tiempo. Vigilancia de las solicitudes publicadas, vencimientos de renovación, conducción del procedimiento — por el mismo interlocutor, desde la primera cita hasta la resolución.

El registro de marca se presupuesta con un importe cerrado: una cantidad fija, anunciada y aceptada antes de que la misión empiece, que incluye la búsqueda de anterioridades, la elección de las clases y la redacción de la lista de productos. Las tasas oficiales del INPI o de la EUIPO se añaden y se le estiman al mismo tiempo.

La vigilancia y la gestión de una cartera de títulos entran en la cuota mensual, con los vencimientos de renovación.

Un litigio por contrefaçon se conduce bajo hoja de encargo escrita, que detalla el perímetro, las actuaciones previstas y las modalidades de facturación. Los gastos externos — commissaire de justice, traducción, peritaje — se le estiman en ese mismo momento. Nada se factura fuera de ese marco, y no asumimos ningún compromiso sobre el resultado de un procedimiento: nuestra deontología lo prohíbe, y nadie puede seriamente sostenerlo.

Me Jérôme Pujol prestó juramento en 2000 y ejerce desde entonces en derecho de los negocios, en los colegios de París y de los Pirineos Orientales. Titulado con un máster de la ESSEC, empezó en Gide Loyrette Nouel, en Bucarest, antes de fundar el despacho.

Dos elementos cuentan especialmente en esta materia:

• Quien registra es quien litigará. Una lista de productos se redacta de forma distinta según se escriba para obtener un registro o para ganar una oposición cinco años después. Tratar el registro y el litigio en el mismo despacho es hacer esa elección con conocimiento de causa.
• El despacho acompaña a empresas jóvenes, cuya marca es a menudo su primer activo — mecenazgo de la incubadora UPVD iN CUBE, presencia en el Mobile World Congress 2021. Es ahí donde el registro bien hecho vale más, porque todavía cuesta muy poco.

El mapa judicial francés de la propiedad intelectual está concentrado, y no es un detalle de organización: decide el lugar donde se defenderá su expediente. Las acciones en materia de marcas corresponden a tribunaux judiciaires — tribunales ordinarios franceses — especialmente designados; las que versan sobre una marca de la Unión Europea o sobre una patente corresponden únicamente al tribunal judiciaire de París.

Desde nuestra oficina del distrito VII, llevamos por tanto lo esencial de los litigios sobre títulos. Desde Perpiñán, acompañamos a las empresas de los Pirineos Orientales y de Occitania en lo que se juega aguas arriba — registros, carteras de marcas, cesiones de derechos en el momento de una adquisición.

Nuestra implantación catalana, inscrita en la Lista E del colegio de la abogacía de Barcelona, cobra sentido en cuanto una marca cruza la frontera. Una marca de la Unión choca con las anterioridades españolas igual que con las francesas, y un distribuidor establecido en Cataluña que explota su signo se trata más deprisa con un despacho inscrito a ambos lados que con dos despachos que se pasan el expediente.

Intervenimos igualmente a distancia en todo el territorio, por videoconferencia y mediante firma electrónica.